“武松打虎”著作权纠纷案【中联智产】

中联导读：

我国著作权法规定，使用他人作品应当同著作权人订立合同或者征得著作权人的许可。景阳冈酒厂在我国著作权法实施后至1996年裴立、刘蔷起诉时仍未与裴立、刘蔷就《武松打虎》组画在其产品上使用进行协商或订立协议，其主观上存在过错。故景阳岗酒厂关于其合法使用的主张证据不足，构成侵权。

关键词 ：民事、著作权、商标的注册要件、他人现有的在先权利

相关法条：《商标法》第32条、33条、45条 ；《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第18条、19条

案情简介

著名连环画家刘继卣于1954年创作了绘画作品《武松打虎》组画。

1980年，山东景阳岗酒厂（以下简称“景阳岗酒厂”）将《武松打虎》组画中的第十一幅修改后，作为瓶贴和外包装装潢在其生产的景阳岗陈酿系列白酒酒瓶上使用。

1989年，景阳岗酒厂将其已修改使用的刘继卣的《武松打虎》组画中的第十一幅申请注册商标，并取得注册。

1990年，景阳岗酒厂参加了首届中国酒文化博览会。

1995年6月9日该厂又在北京人民大会堂举行了“景阳岗陈酿品评会”。另有证据显示，景阳冈酒厂在1982年后生产的景阳岗陈酿白酒达到了4007.96吨。

1983年，刘继卣去世。

1996年，其妻子裴立，女儿刘蔷获知了景阳冈酒厂的上述行为，遂共同提起了著作权侵权诉讼。

一审法院北京市海淀区人民法院认定，景阳岗酒厂未经刘继卣许可，将刘继卣创作的《武松打虎》组画中的第十一幅修改后，作为瓶贴和外包装装潢在其生产的景阳岗陈酿系列白酒上使用，未为刘继卣署名。其行为破坏了该作品的完整性，侵害了刘继卣对其作品依法享有的署名权、使用权和获得报酬权。刘继卣去世后，其著作权中的作品使用权和获得报酬权由其继承人裴立、刘蔷享有。

故判决：

一、景阳岗酒厂停止在其生产的景阳岗陈酿系列白酒的瓶贴和外包装装潢上使用刘继卣的绘画作品《武松打虎》；

二、景阳岗酒厂向裴立、刘蔷书面赔礼道歉，消除影响；

三、景阳岗酒厂赔偿原告裴立、刘蔷经济损失20万元，支付原告裴立、刘蔷因诉讼而支出的合理费用1万元。

景阳冈酒厂不服一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。

二审法院维持了一审判决，理由如下：依据我国著作权法的规定，刘继卣系《武松打虎》组画的作者，依法享有该绘画作品的著作权。刘继卣去世后，其妻裴立、女刘蔷为其合法继承人，有权继承该作品的使用权和获得报酬权，并有权保护刘继卣对《武松打虎》组画享有的署名权、修改权和作品完整权。

我国著作权法规定，使用他人作品应当同著作权人订立合同或者征得著作权人的许可。景阳冈酒厂在我国著作权法实施后至1996年裴立、刘蔷起诉时仍未与裴立、刘蔷就《武松打虎》组画在其产品上使用进行协商或订立协议，其主观上存在过错。故景阳岗酒厂关于其合法使用的主张证据不足，构成侵权。

法律评析

一、关于“商标权与其他权利的冲突”

一个标志要被核准注册为受商标法保护的注册商标，需具备如下要件：

一、合法性，即标志本身不属于《商标法》第10条所规定的禁止使用的标志；

二、显著性，即标志能够使消费者区分此产品与彼产品，此服务与彼服务；

三、非功能性，该要件主要针对三维标志，即标志不得为仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状构成；四、在先性，即标志不得与他人的在先商标权相冲突，也不得与他人的其他合法在先权利相冲突。

“商标权不得与他人现有的其他在先权利相冲突”这一规定系我国商标法在2001年第二次修改时方才引入。

其旨在：

一、保障其他权利人享受和行使其合法权利时不受影响和侵害；

二、维护诚实信用的市场竞争秩序，减少经营者搭名家、名人、名作、名物等便车的情况，促使其投入精力、财力设计、创作出有美感和新意的商标标志。

在2001年第二次修改之前，我国商标法并未对该项内容作出明确规定，司法实践中都是“根据法律的精神和原则，并考虑公平合理和有利于市场经济的规范等因素进行裁决”（参见，《商标法》第三版，杜颖著）。包括受理时间为1996年的本案，也是直接依据1990年颁布的新中国第一部著作权法的相关规定，直接认定景阳冈酒厂侵犯了两位原告的使用权、获得报酬权（参见1990年著作权法第10条。现行著作权法第10条关于著作权内容的规定已经不再使用“使用权”、“获得报酬权”等语汇）以及作者的署名权、修改权和作品完整权，从而判令景阳冈酒厂停止侵权、赔礼道歉、消除影响并赔偿损失。判决书本身并未直接对争议商标本身的有效性作出任何论述或评价。

2001年商标法第9条规定：“申请注册的商标，应当具有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。现行商标法第32条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。鉴于2001年商标法和现行商标法均在其他条款中规定了申请注册商标不得与他人的在先商标权相冲突，故上述两条所规定的 “他人现有的在先权利”均应理解为不包括在先商标权。

此外，现行商标法第33条和45条还分别规定，权利人或者利害关系人可以自初步审定公告之日起3个月内对初步审定公告的商标提出异议，或者自商标注册之日起5年之内，对注册商标提起无效宣告。

最高院2017年颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第18条规定：“商标法第32条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”

工商总局颁布的《商标审理指南》规定：“在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。”

可见，最高院的司法解释和工行总局的部门规章已经将商标法第32条规定保护的“他人现有在先权利”扩大到了“在先合法民事权利和权益”。

司法实践中，包括所谓“商品化权”等在内的商标法和商标实施条例并未明确规定保护的在先民事权益，也已经受到了保护。

根据《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第19条的规定，享有在先著作权人对侵犯其在先著作权的商标提起异议或者无效宣告请求时，需要证明如下事实：

1、其主张的客体构成作品；

2、其为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人；

3、诉争商标构成对著作权的侵害。以上事实，在先著作权人可以通过提供涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书、商标公告、商标注册证等证据来证明。

二、对实践的教训和启示

对于在先著作权人，一旦发现他人将自己的作品或者与自己作品构成实质性近似的作品作为商标标志申请注册商标，可以在相应期限内提起异议或者无效宣告，以阻却相关标志获得注册或者使相关注册商标被无效。

同时，著作权人还可以提起著作权侵权之诉，以获得损害赔偿。并且，如果著作权人是作者本人，还可以通过民事诉讼迫使侵权人以赔礼道歉等方式补偿其所受到的著作人身权方面的损害。

至于商标申请人，首先，一定要摒弃搭便车的心理。因为一旦搭便车不成翻了车，可能将不得不放弃已经使用了一段时间，包含了自身一定心血、承载了自身一定商誉的商标，更有甚者，还可能需要支付巨额赔偿，终究是得不偿失。

其次，商标申请人最好选择自行设计或者委托他人设计商标标志。如果选择自行设计，切记保留好作品底稿等创作证据，条件允许还应在设计完成后尽快进行著作权登记。如果选择委托他人设计，则应注意在委托协议中约定好作品的著作权权属，并要求受托人对相应成果作出权利瑕疵担保。

来源：江苏专利信息服务中心

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